Как определить компенсацию за чужой бренд на товарах под заказ

На примере дела маркетплейса Vsemayki, предлагавшего к продаже продукцию с известным логотипом автопроизводителя ГАЗ, Верховный суд РФ (ВС) объяснил, как рассчитывать компенсацию за использование чужого бренда, если товары с его изображением производятся под заказ. ВС указал, что нельзя взыскать компенсацию исходя из всех теоретически возможных к изготовлению товаров, надо учитывать реально произведенную контрафактную продукцию. Юристы говорят, что разъяснения ВС будут полезны для споров с агрегаторами и маркетплейсами. При этом эксперты предупреждают, что правообладателям будет непросто получить достоверную информацию о фактическом количестве продукции с их брендом и стоит внимательно отнестись к вариантам расчета компенсации.

ВС рассмотрел спор о компенсации за незаконное использование чужого логотипа интернет-площадкой, предлагающей произвести товары с изображением этого бренда. Дела о компенсациях за нарушение прав на интеллектуальную собственность ранее уже рассматривались на уровне высшей инстанции, но в этом споре вопрос впервые касается ответственности интернет-магазина, который изготавливает товары на заказ.

Образец контрафакта

ПАО ГАЗ обнаружило, что в интернет-магазине vsemayki.ru предлагается к продаже товар с незаконным использованием его логотипа «Бегущий олень/ГАЗ». Правообладатель подал иск к ИП Василию Левченко и ООО «Всемаркет» (администрирует интернет-магазин) о взыскании 3,2 млн руб. компенсации за нарушение его прав на товарный знак. Сумма определена как двукратный размер стоимости 109 видов продукции с логотипом, предлагаемой на сайте, включая одежду, посуду, игрушки и канцтовары.

ИП в суде заявил, что не загружал спорный дизайн с логотипом ГАЗа на сайт, а лишь произвел заказанный ему товар, поэтому не несет ответственности за чужой бренд. Сайт Vsemayki, по его словам, является «уникальным маркетплейсом», который позволяет пользователям выбрать модель товара и изображение на нем и распределяет заказы между производителями. Господин Левченко представил свой расчет компенсации исходя из количества обработанных им заказов и единиц продукции: двукратная стоимость реализованных товаров составила 16,2 тыс. руб.

«Всемаркет», в свою очередь, указывал, что является лишь «информационным посредником», сам товары не реализовывал и за выбор изображения заказчиком не отвечает. Компания также оспаривала расчет компенсации. Третьим лицом в деле участвовал дизайнер, который сообщил, что загрузил на сайт артикул с изображением логотипа ГАЗа, получив 500 руб. за макет, «не зная, что данные действия нарушают чьи-то права».

Арбитражные суды полностью удовлетворили иск. Суды установили, что владельцем домена www.vsemayki.ru является ИП Елена Левченко, которая передала «Всемаркету» «полное администрирование сайтом», на который дизайнеры могут загружать макеты, а пользователи — размещать изображения на выбранных товарах.

Сам «Всемаркет» оказывает услуги по рекламе, введению создаваемой продукции в оборот, расчетам с заказчиками, сортировке и хранению произведенных товаров, получая за это вознаграждение.

Таким образом, компания действует как интернет-магазин, причем условие пользовательского соглашения об ответственности самого заказчика за использование выбранного им изображения на товаре «не освобождает ее от ответственности» за нарушение чужих исключительных прав, говорится в решениях. Расчет компенсации истцом признан верным.

Маркетплейс обжаловал расчет компенсации в ВС, считая, что сумма должна определяться от числа «реально существующих (произведенных и реализованных) контрафактных товаров». Суды же исходили из предположения, что у ответчика «имеется в наличии по одному экземпляру каждого вида товара» с брендом истца. Но на сайте размещен «только каталог дизайнов, которые можно выбрать, а не каталог уже произведенных товаров», изображения на продукции «печатаются только после оформления заказа», настаивал «Всемаркет». Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения судов.

По ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (ГК) правообладатель может требовать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров с его брендом, отметил ВС, это «позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров».

Но для этого истец должен представить расчет и обоснование суммы, в том числе «документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену».

ГАЗ включил в расчет все наименования, модели, размеры, варианты цветовой гаммы товаров, предлагаемых на сайте, подтвердив это скриншотом страниц каталога. Но суды не учли доводы о том, что размещенные на сайте «товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна», указал ВС. Для установления фактического количества произведенных товаров с брендом ГАЗ и их цены дело направлено на новое рассмотрение.

Без товара не считается

«Сейчас значительный сегмент продаж перешел в онлайн-среду, поэтому обращения правообладателей с исками к агрегаторам и маркетплейсам, которые, как правило, выступают информационными посредниками, очень распространены»,— подчеркивает старший юрист юрфирмы «Косенков и Суворов» Мария Першонкова. Но в практике ВС подобный вопрос рассматривается впервые, отмечает замруководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков.

Единого подхода судов по таким спорам нет. Так, ГАЗ ранее с переменным успехом судился за компенсацию с «Яндекс Маркетом» и Wildberries, рассказывает госпожа Першонкова. Юрист практики IP Versus.legal Юрий Петрушевский говорит, что иски к Vsemayki суды чаще удовлетворяют, но есть отказы взыскать компенсацию с других сайтов, где тоже предлагались к нанесению принты с логотипом.

При этом мнения юристов о позиции ВС расходятся. Мария Першонкова согласна, что «компенсация в размере двукратной стоимости контрафакта не может быть произвольной и должна быть документально подтверждена», добавляя, что тут можно учесть и еще не проданные товары, но «они должны существовать в реальности». Однако партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али полагает, что даже предложение к продаже продукции на сайте должно быть наказуемо: «Не ясно, почему нарушитель товарного знака не должен отвечать за демонстрацию широкого ассортимента товаров под чужим брендом».

При этом, полагает Юрий Петрушевский, аргументацию «Всемаркета» могут взять на вооружение и другие интернет-магазины, которые «будут ссылаться на отсутствие товара в реальности до его заказа на сайте», что затруднит правообладателям доказывание подобной компенсации.

В перспективе, по мнению господина Али, «позиция ВС может осложнить правообладателям доказывание: у истцов действительно нет информации об объеме товара, а в спорах с мультибрендовыми магазинами крайне сложно вычленить выручку от конкретного вида продукции».

По той же логике нарушители могут заявить, что информация на сайте о количестве проданного или оставшегося товара неверна, добавляет Максим Волков. Для проверки достоверности сведений истец может истребовать через суд бухгалтерские документы о закупке, наличии и движении товаров, а также данные книги продаж у ФНС, уточняет госпожа Першонкова.

Чем обладают правообладатели

В любом случае, по мнению юристов, правообладателям теперь нужно более вдумчиво выбирать вариант расчета компенсации. Взыскивать двукратную стоимость контрафактных товаров предпочтительнее тогда, когда можно достоверно узнать количество реализованной продукции, говорит господин Петрушевский. Например, уточняет господин Волков, если информацию можно получить из публичных реестров — ЕГАИС для алкоголя и «Меркурий» для продуктов животного происхождения. Если товаров нет в системе, то «правообладателям лучше сделать контрольную закупку контрафакта до обращения в суд, чтобы иметь на руках неопровержимые доказательства использования бренда», советует Юрий Петрушевский. Кроме того, подтвердить данные о количестве можно, если контрафакт выявлен при задержании партии импортируемого товара таможней, добавляет глава практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

В остальных случаях лучше выбрать другой способ расчета. Можно требовать с нарушителя двойную стоимость права использования бренда по лицензии, говорит господин Петрушевский, либо компенсацию в твердом размере (по ГК от 10 тыс. руб. до 5 млн руб.), но в последнем случае суд, «скорее всего, снизит размер выплаты».

Анна Занина